Responsabilité des sites de vente en ligne – CJUE 22 décembre 2022 Louboutin c./ Amazon

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Dans le contexte de contentieux initiés en Belgique et au Luxembourg par le titulaire de la marque LOUBOUTIN à l’encontre de la société AMAZON du fait de la reproduction de ladite marque dans les annonces diffusées sur cette plateforme, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment statué sur les principes applicables en matière d’atteinte à la marque du fait de leur usage sur les sites de vente en ligne.

La question préjudicielle posée à la CJUE par les juridictions belge et luxembourgeoise consistait à déterminer si les plateformes de vente en ligne comme AMAZON qui non seulement offrent à la vente et vendent divers produits directement au public, mais mettent également en ligne les annonces de vente de tiers, font un usage non autorisé de la marque d’autrui lorsque lesdites annonces de vendeurs tiers portent sur les produits qui contrefont cette marque.

En résumé : AMAZON peut-elle être considérée comme directement responsable sur le fondement de la contrefaçon de marque du fait des annonces de vente de tiers diffusées sur son site internet ? La CJUE a répondu positivement à cette question après avoir rappelé que :

  • selon son sens habituel, l’expression « faire usage» de la marque d’autrui implique « un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage », auquel s’apparente le fait d’offrir les produits contrefaisants, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins.
  • l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque d’autrui par un tiers implique, à tout le moins, que ce tiers fasse un usage du signe dans le cadre de «sa propre communication commerciale ».En effet une personne peut permettre à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire elle-même un usage desdits signes. Ainsi, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage du signe constituant une marque protégée et d’être rémunéré pour cela, ne suffit pas pour retenir la qualification d’usage de la marque d’autrui, et ce d’autant moins lorsque l’entité qui met lesdites techniques à disposition n’a clairement pas connaissance du fait que les produits offerts à la vente par des tiers portent atteinte à la marque.
  • la « communication commerciale» d’une entreprise s’entend de toute forme de communication destinée aux tiers, visant à promouvoir son activité, ses biens ou ses services, ce qui suppose que la marque utilisée dans ladite communication commerciale apparaisse, aux yeux des tiers, comme faisant partie intégrante de celle-ci et, partant, comme relevant de l’activité de cette entreprise. Dans ce contexte, il est nécessaire pour que l’usage de la marque d’autrui soit reconnu fautif que s’établisse un lien dans l’esprit du public entre cette marque et le signe utilisé dans la communication commerciale d’une entreprise tierce. Et c’est pourquoi des plateformes de vente en ligne ont pu être condamnées sur le terrain de contrefaçon pour avoir mis en place des systèmes de référencement à partir de mots clés identiques à des marques protégées lorsque ces systèmes ne permettaient pas, ou difficilement, au public de déterminer si les produits ou services proposés proviennent des titulaires de marques concernés ou au contraire de tiers.

Pour répondre spécifiquement à la question posée, la Cour indique qu’il convient de vérifier l’existence d’un lien entre les services offerts par l’exploitant du site internet et le signe revendiqué, et donc de tenir compte des circonstances de l’espèce et notamment du mode de présentation des annonces, ainsi que de la nature et de l’ampleur des services fournis par l’exploitant du site internet.

Or, selon la Cour, la circonstance que l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne recourt à « un mode de présentation uniforme » des offres publiées sur son site Internet qu’il s’agisse de ses propres annonces et de celles des vendeurs tiers, et en faisant apparaître son propre logo tant sur son site Internet que sur l’ensemble de ces annonces, y inclus celles relatives à des produits offerts par des vendeurs tiers, constitue une présentation susceptible de créer un lien, aux yeux des utilisateurs, entre le signe d’autrui reproduit dans les annonces de vendeurs tiers et les services fournis par ce même exploitant. Il en est de même d’une présentation qui associe aux différentes offres, provenant de l’exploitant du site internet ou de tiers, et ce sans distinction en fonction de leur origine, une mention du type « les meilleures ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts ».

Enfin, la Cour retient également comme critères pour identifier le lien entre le signe d’autrui reproduit dans les annonces de vendeurs tiers et les services qu’il fournit la nature et l’ampleur des services fournis par l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne et notamment le fait qu’il propose le traitement des questions des utilisateurs relatives aux produits offerts à la vente par des tiers, à leur expédition ou encore à la gestion des retours desdits produits.

En conclusion, la CJUE considère que l’exploitant d’un site Internet de ventes en ligne peut être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à la marque d’autrui du fait des annonces de vendeurs tiers reproduisant sans autorisation ladite marque, lorsqu’il est démontré au regard des circonstances de l’espèce – qu’elle a concrètement détaillées – que l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif établit un lien entre les services de l’exploitant sur site internet et les annonces de vente de tiers.

Que faut-il entendre par marques sonores ?

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Si depuis la loi du 28 décembre 1991 un son ou une séquence de sons pouvaient faire l’objet d’un dépôt de marque en France, cette protection était fortement compromise par l’exigence de représentation graphique de la marque imposée par les textes et plus précisément l’article 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Du fait de cette exigence, seuls les morceaux de musique susceptibles d’être retranscrits sur une partition ou pouvant faire l’objet d’un sonogramme parvenaient à être enregistrés à titre de marque en France.

Depuis l’adoption du “Paquet-Marques” le 15 décembre 2019, qui a transposé  la Directive européenne 2015/2436, l’exigence de représentation graphique des marques a disparu en France comme cela était déjà le cas depuis 2017 pour les marques de l’Union européenne, le texte de la Directive indiquant qu’il suffit que la marque soit représentée dans le registre d’une manière qui permet aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire.

Le dépôt auprès de l’INPI d’une marque sonore au moyen d’un fichier MP3 est donc aujourd’hui possible et quelques marques sonores ont ainsi été déposées en France depuis le 15 décembre 2019.

Ainsi, la première marque sonore constituée d’un fichier audio MP3 déposée auprès de l’INPI date du 26 décembre 2019, ce fichier ayant été intégré dans la page web accessible via l’URL qui figure sur la publication au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle). Dans sa publication, le rapport de l’INPI prévoit en tant que description de cette marque : qu’il s’agit d’un « son qui élève le taux vibratoire de toute matière et il est un harmoniser énergétique ». À l’écoute le son déposé s’apparente à un « bruit du cosmos » ou encore à un « train à grande vitesse entrant en gare ».

Cette marque ne semble toutefois pas encore enregistrée par l’INPI.

En effet, une fois déposées les marques sonores constituées de fichier MP3 n’échappent pas à la vérification de leur distinctivité, c’est-à-dire de leur capacité à distinguer aux yeux des consommateurs les produits ou services couverts par la marque de ceux des autres opérateurs économiques.

Or, récemment le Tribunal de l’Union européenne a rappelé les conditions requises pour l’enregistrement d’une marque sonore et plus précisément les critères de leur distinctivité dans une affaire Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG c/ EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Dans cette espèce, le requérant, une société allemande spécialisée dans la fabrication et la distribution de conditionnements de boisson avait déposé à titre de marque auprès de l’EUIPO un son correspondant au bruit d’ouverture d’une canette, suivi d’un silence d’environ une seconde puis d’un pétillement d’environ neuf secondes. L’EUIPO a refusé d’enregistrer la marque considérant que le son dont elle était constituée n’était pas distinctif.

Pour apprécier la distinctivité du signe en cause, l’EUIPO avait notamment procédé par analogie en reprenant les critères de distinctivité dégagés pour l’appréciation des marques tridimensionnelles reproduisant l’aspect extérieur d’un produit ou de son emballage ; l’EUIPO a ainsi considéré qu’un son doit pour présenter le caractère distinctif requis « diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur afin de remplir sa fonction d’identification de l’origine commerciale des produits en cause ».

La société déposante a formé un recours contre cette décision qui a été confirmée par le Tribunal de l’Union européenne dans un arrêt du 7 juillet 2021.

Dans sa décision le Tribunal a tout d’abord rappelé que « les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques sonores ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques».

Le Tribunal a ensuite indiqué s’agissant d’un signe sonore qu’il doit posséder « une certaine prégnance permettant au consommateur visé de les percevoir en tant que marques et non pas comme un élément de nature fonctionnelle ou un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre » usant ainsi d’un vocabulaire distinct de celui retenu pour l’appréciation de la distinctivité des marques tridimensionnelles.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal a considéré que le son en cause ne se distinguait pas suffisamment de celui généralement émis à l’ouverture d’une boisson gazeuse et qu’en conséquence il ne présentait pas un caractère suffisamment identifiable pour pouvoir être enregistré en tant que marque.

Selon les juges, la séquence de sons produite par l’ouverture d’une canette est simplement dictée par l’aspect technique et fonctionnel du produit soit un son intrinsèque à une solution technique liée à la manipulation de boissons afin de les consommer, ce qui amènera le public à l’associer immédiatement à des boissons sans distinction de leur origine.

L’analyse de cet arrêt révèle que, comme pour les marques tridimensionnelles constituées de la forme d’un produit ou de son conditionnement, les marques sonores ne sont pas aisées à enregistrer comme marques du fait de leur nature même.

À titre d’exemples, ont également été refusés en tant que marque le son produit par un briquet à son ouverture et encore le bruit d’un scooter électrique au démarrage.

En revanche la marque constituée de la succession des sons produits par un bouchon lors de l’ouverture d’une bouteille de vin gazeux, un silence et un tintement de verres a été enregistrée en 2019 par l’EUIPO.

Redéposer n’est pas protéger !

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Une fois obtenu l’enregistrement de sa marque auprès de l’INPI ou de l’EUIPO, il est nécessaire, de l’exploiter pour les produits et/ou services visés à son dépôt afin qu’elle produise pleinement ses effets dans le temps.

En effet, à défaut de faire l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque encourt le risque de déchéance, soit la perte des droits sur la marque. La déchéance d’une marque peut être sollicitée par un tiers auprès de l’Office des marques concerné ou auprès du juge dans le contexte d’une défense à une action en contrefaçon fondée sur ladite marque.

La déchéance vise à ne pas permettre l’octroi de monopoles injustifiés dès lors que la marque ne joue pas effectivement son rôle de désignation aux yeux du public de produits ou de services en provenance d’un acteur économique donné.

Il s’agit comme le rappelle le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne (TPIUE) dans la décision commentée d’éviter de « faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. […] le non-usage d’une marque de l’Union européenne risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services » (§ 50).

Afin de contourner les effets de la déchéance, il est tentant pour le titulaire d’une marque qui ne l’exploite pas, ou à tout le moins qui ne l’exploite pas pour l’intégralité des produits et services visés à son dépôt, de procéder tous les cinq ans à un nouveau dépôt de sa marque. Chaque enregistrement de la marque fait en effet courir un nouveau délai de cinq pendant lequel la déchéance ne peut pas être sollicitée en vertu des textes applicables.

Par ailleurs aucun texte de droit national ou de l’Union européenne n’empêche de procéder au dépôt de la même marque pour désigner les mêmes produits et services.

Or, cette pratique est susceptible d’être contrecarrée par la jurisprudence, ce dont la société HASBRO a récemment fait les frais.

Cette société avait ainsi procédé au fil du temps aux dépôts successifs (en 1998, 2009, 2010 et 2011) auprès de l’EUIPO de la marque verbale MONOPOLY dans diverses classes de produits et services.

La société croate KREATIVNI DOGADAJI, spécialisée dans l’évènementiel, a agi en nullité de la dernière marque de l’Union européenne MONOPOLY, déposée par la société HASBRO en 2011, au motif que cette demande de marque constituait un dépôt réitéré des marques antérieures déposées en 1998, 2009 et 2010 et visait uniquement à contourner l’obligation de prouver l’usage sérieux de celles-ci.

Dans un premier temps la division d’annulation de l’EUIPO avait rejeté cette demande de nullité de la marque MONOPOLY. Puis la Chambre de recours de l’EUIPO y avait fait droit dans une décision du 22 juillet 2019, considérant que les éléments de preuve recueillis étaient de nature à démontrer que, pour les produits et les services couverts par la marque contestée qui étaient identiques aux produits et aux services couverts par les marques antérieures, “la requérante [HASBRO] avait été de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée“.

La Chambre de recours a en effet considéré que l’intention de la société HASBRO avait été de tirer profit des règles du droit des marques de l’Union européenne en créant artificiellement une situation dans laquelle elle n’aurait pas à prouver l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits et les services couverts par la marque contestée. Dans ces conditions, son comportement a été considéré comme résultant d’une intention de fausser et de déséquilibrer le régime issu de ce droit tel qu’il a été établi par le législateur de l’Union européenne ce qui a permis de justifier l’annulation de ladite marque.

Le TPIUE, par un jugement du 21 avril 2021, confirmé cette décision de la 2ème Chambre de recours de l’EUIPO et rejeté le recours de la société HASBRO qui voit donc sa marque verbale MONOPOLY déposée en 2011 annulée.

Il est important de souligner que la société HASBRO ne s’était pas cachée dans le cadre de sa défense sur les motivations de son dépôt de marque datant de 2011, à savoir : ne pas avoir à justifier de l’exploitation de sa marque MONOPOLY.

Selon le Tribunal : « un tel comportement ne saurait être considéré comme un comportement légitime, mais doit être considéré comme contraire aux objectifs du règlement no 207/2009, aux principes régissant le droit des marques de l’Union européenne et à la règle relative à la preuve de l’usage» (§ 70).

Le Tribunal avait au préalable dans son jugement approuvé la Chambre de recours qui avait rappelé que ce n’est pas « le fait de réitérer le dépôt d’une marque de l’Union européenne qui a été considéré comme étant révélateur de la mauvaise foi de la requérante, mais le fait que les éléments du dossier démontraient que cette dernière avait délibérément visé à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l’Union européenne, à savoir celle relative à la preuve de l’usage, pour en tirer profit au détriment de l’équilibre du régime des marques de l’Union européenne établi par le législateur de l’Union » (§ 69).

Ce n’est donc pas au moyen de dépôts réitérés du même signe pour de mêmes produits et services que les titulaires de marques peuvent espérer échapper au risque de déchéance, sauf à pouvoir justifier par ailleurs du caractère légitime des dépôts.

Les conséquences du Brexit sur les noms de domaine en .eu

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De la même manière que pour les marques de l’Union européenne, le Brexit aura des conséquences sur les noms de domaine réservés en .eu.

La réservation d’un nom de domaine dans l’extension .eu est en effet conditionnée – tout comme pour l’extension en .fr – à la justification d’un établissement dans l’Union européenne.

Quel sera donc le sort des noms de domaine réservés en .eu par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni ?

Comme en matière de marque, il est prévu une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 pendant laquelle les ressortissants du Royaume-Uni pourront renouveler et réserver des noms de domaine en .eu.

À l’issue de cette période de transition, le renouvellement ou la réservation des noms de domaine en .eu sera soumise à des conditions pour ces ressortissants qui devront justifier :

– Pour les personnes physiques : (i) être citoyen de l’Union européenne indépendamment du lieu de résidence ou (ii) être résident dans un État membre de l’Union européenne (même sans qualité de citoyenneté européenne) ;
– Pour les personnes morales : (i) être une entreprise établie dans l’Union européenne ou (ii) une organisation établie dans l’Union européenne, sans préjudice de l’application du droit national.

Si ces conditions ne sont pas justifiées à l’issue de la période transitoire les noms de domaines non conformes seront révoqués et rendus disponibles pour un nouvel enregistrement selon le principe du « Premier arrivé premier servi ».

Quant aux ressortissants européens qui souhaiteront à l’avenir réserver un nom de domaine correspondant au territoire du Royaume-Uni, il n’y a pas de changement : il leur faut procéder à la réservation d’un nom de domaine dans l’extension territoriale concernée : le .uk, étant précisé qu’à ce jour aucune condition n’est requise pour réserver un nom de domaine dans cette extension si ce n’est fournir une adresse postale – et non une simple boite postale – située au Royaume-Uni.

Les conséquences du Brexit sur les marques de l’Union européenne

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Formidable outil de protection des signes distinctifs, le système de la marque de l’Union européenne permet au moyen d’un dépôt unique d’obtenir la protection de sa marque dans tous les pays de l’Union européenne, soit à ce jour les 27 pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Si depuis la création en 1996 de la marque communautaire – devenue marque de l’Union européenne – la question des conséquences de juridiques de l’intégration de nouveaux pays dans l’Union européenne s’est posée à plusieurs reprises, notamment avec l’entrée dans l’UE des pays de l’Est, c’est la première fois que devons appréhender la question de la sortie d’un pays du système européen de protection des marques.

En effet, depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne et les titulaires s’interrogent légitimement sur ce qu’il va advenir au Royaume-Uni des marques déposées auprès de l’EUIPO (Office des marques de l’Union européenne). L’accord de retrait du Royaume-Uni traite de cette question notamment à l’article 55.

Ainsi, et tout d’abord, va se dérouler une période dite transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 pendant laquelle les marques de l’Union européenne continueront de produire leurs effets au Royaume-Uni. Pendant cette période il n’y aura donc pas de changement.

Ensuite, à compter du 1er janvier 2021, les marques de l’Union européenne enregistrées seront converties en « droits nationaux comparables », gratuitement et sans réexamen de leurs conditions de validité. Cela signifie que les titulaires bénéficieront en sus de leur marque de l’Union européenne – amputée du territoire du Royaume-Uni – d’une marque nationale anglaise.

Pour les marques déposées auprès de l’Office européen des marques avant le 31 décembre 2020 et encore en cours d’enregistrement à la date du 1er janvier 2021, les déposants disposeront à compter de cette date d’un délai de priorité de 9 mois pour procéder au dépôt de leur marque au Royaume-Uni tout en ayant la possibilité de se prévaloir de la date initiale de dépôt de la marque de l’Union européenne. Toutefois dans cette hypothèse, les taxes nationales appliquées par l’office des marques du Royaume-Uni seront dues et la marque sera examinée, notamment quant à sa validité, par cet office national.